Descargos de responsabilidad de marcas comerciales: cómo saber si necesita usar en
Publicado: 2017-05-18La mayoría de la gente piensa que crear una marca registrada, buscarla en el Registro de Marcas Registradas y registrarla en ausencia de marcas en conflicto, es la culminación de un viaje para poseer una marca registrada exclusivamente y usarla para los intereses comerciales de uno.
Probablemente ignoran que no todas las marcas registradas son iguales y no se les concede el mismo grado de protección legal y éxito comercial, una vez puestas en uso. En realidad, la fuerza de las marcas registradas es la base sobre la cual las marcas se clasifican en cinco encabezados principales, a saber: marcas fantasiosas, marcas arbitrarias, marcas sugestivas, marcas descriptivas y marcas genéricas . Sabemos que las marcas fantasiosas y arbitrarias son más distintas que las demás y gozan de un mayor grado de protección desde el punto de vista legal.
Como propietario de tales marcas comerciales distintas, usted está naturalmente protegido contra el uso no autorizado de las mismas. Sin embargo, ¿qué sucede si posee una marca compuesta que consta de elementos distintivos y no distintivos en ella?
Bueno, según la Ley de Marcas Comerciales de 1999, al registrar la marca, la protección se otorga en su totalidad, pero cuando se trata de reclamar el derecho de uso exclusivo sobre la parte particular de la marca comercial, es posible que deba publicar un descargo de responsabilidad que reclamar derechos exclusivos sobre dicho elemento o elementos de la marca que hayan sido declarados no registrables por el Registro , ya sea por ser un término genérico, por ser común al comercio o por no tener carácter distintivo en general (artículo 17, Ley de Marcas Comerciales, 1999).
Por lo general, se parece a esto:
No se reclama el derecho exclusivo de usar "________" además de la marca como se muestra.
Así que supongamos que ha iniciado un negocio de venta de gafas de sol y su marca incluye la palabra "GLASSES"; su publicación de un descargo de responsabilidad a este respecto significa que no se opone a que ningún tercero use la palabra "GLASSES" como parte de su marca.
Un ejemplo de una marca que requería descargo de responsabilidad fue el de CADBURY GEMS en el que se requería que la palabra "GEMS" se desestimara ya que no era una marca distintiva que ameritara registro por sí misma.
Esto de ninguna manera obstaculiza la fuerza general, la apariencia o el uso de su marca, sino que simplemente deja que otros en el mercado utilicen libremente los componentes no registrables de la marca.
Entonces, ¿son necesarios los descargos de responsabilidad de marcas registradas?
Sí. Uno de los propósitos principales del descargo de responsabilidad de una marca registrada es evitar que se cree una falsa impresión en la mente del público con respecto a la exclusividad del propietario de la marca sobre los elementos no distintivos de la marca. Los descargos de responsabilidad también son útiles en los litigios de marcas comerciales en los que los tribunales pueden sopesar los diversos elementos de la marca para determinar cuál de esas marcas merece mayor protección.
La Honorable Corte Suprema de la India también ha hecho hincapié en la importancia de los descargos de responsabilidad en el caso del Registrador de Marcas Comerciales v. Ashok Chandra Rakhit Ltd [AIR 1955 SC 558] , como puede entenderse del siguiente párrafo:
“El propósito real de exigir un descargo de responsabilidad es definir los derechos del titular en virtud del registro a fin de minimizar, incluso si no puede eliminar por completo, la posibilidad de que se hagan reclamos extravagantes y no autorizados en relación con el registro de la marca. El descargo de responsabilidad es sólo para los efectos de la Ley. No afecta los derechos del propietario, excepto los que se deriven del registro.”
Según los tribunales de los EE. UU., los descargos de responsabilidad de marcas registradas también son útiles para eliminar la confusión con respecto a los productos reenvasados, así como la publicidad comparativa. Por ejemplo, en el caso de Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Lenox Laboratories, Inc., 815 F.2d 500 (8th Cir. 1987), el Octavo Circuito falló a favor del acusado, a pesar de que Lenox había utilizado Calvin Klein marca de Klein para publicitar su propio producto de fragancia (promocionándolo como “nuestra versión de OBSESSION”).
Al hacerlo, el acusado había publicado un descargo de responsabilidad de que no estaba "autorizado o respaldado por Calvin Klein". El tribunal no consideró que se tratara de un caso de infracción de marca porque dicha referencia a Calvin Klein era veraz y, por lo tanto, la posibilidad de que los consumidores se confundieran con las dos marcas era muy poco probable.
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Entonces, además de todos los beneficios discutidos anteriormente, se puede suponer que los descargos de responsabilidad de marcas registradas son una forma efectiva de evitar posibles infracciones de marcas registradas, al tiempo que brindan impulso a la marca registrada del propietario de la marca en su conjunto.
Mecanismo legal bajo la Ley de Marcas de la India que rige los elementos no registrables de las marcas
El artículo 15 de la Ley de Marcas Comerciales de 1999 establece que un propietario que busque derechos exclusivos sobre un elemento particular de la marca puede registrar la marca en su totalidad, y parte de ella, como marcas separadas. La subsección (2) de esta disposición establece los criterios de que cada marca separada debe cumplir todas las condiciones necesarias aplicables a una marca independiente.
Y cuando el titular desee establecer su derecho sobre varias marcas respecto de productos o servicios iguales o similares que, aunque se parezcan en la superficie, se diferencien entre sí por diversas características diferenciales, como el precio, el color, la calidad, la número, etc. los mismos podrán inscribirse como serie en un solo registro.
La Sección 17 también establece claramente que el derecho exclusivo sobre el uso de la marca registrada sería como un todo. Para reclamar derechos exclusivos sobre partes/elementos de la marca, los mismos deben solicitarse por separado. No se otorgan derechos exclusivos sobre ninguna parte de dicha marca si el elemento particular es común al comercio, o es de carácter no distintivo (genérico, descriptivo, informativo, etc.)
Los tribunales indios y su posición sobre los descargos de responsabilidad de las marcas registradas
Una y otra vez, los tribunales de la India han decidido sobre la concesión de derechos exclusivos de uso sobre partes de la marca registrada de un propietario.
En el caso de 1981 de Uttam Chemical Udyog contra Shri Rishi Lal Gupta, el Tribunal Superior de Delhi sostuvo que los propietarios tenían el derecho exclusivo de usar la combinación de las palabras “5-Bhai” con respecto a los bienes, pero no tenían el monopolio sobre el número 5 o la palabra “Bhai” para usarse de forma independiente o en combinación con otras palabras.
De manera similar, en el caso de 1955 de Registrar of Trade Marks v. Ashok Chandra Rakhit Ltd. , el tribunal declaró categóricamente que la protección de dichas marcas compuestas se otorgaría en su totalidad; la protección no cubría aquellos aspectos/elementos de la marca denegados por el propietario de la marca.
Muy recientemente, en 2012, el IPAB desestimó las cuatro apelaciones presentadas por Hindustan Unilever Limited, con respecto al registro de las marcas RED LABEL para el té.
HUL había solicitado diferentes variantes de la marca BROOKE BOND RED LABEL, que constaba del elemento principal 'BROOKE BOND', 'RED LABEL' utilizado como firma, una combinación de colores rojo y amarillo, RED LABEL en caracteres romanos y árabes , palabras descriptivas como “Pure Indian tea” y el monograma 'RL'.
Tras el examen, el registrador de marcas solicitó descargos de responsabilidad para la mayoría de las características solicitadas, en virtud de la sección 17 de la Ley de Marcas y Mercancías de 1958. Al ser anunciado, el mismo encontró la oposición de Gimar Exports. En el procedimiento de oposición, el registrador sostuvo que las palabras y las combinaciones de colores eran comunes al comercio y, por lo tanto, no distintivas.
El IPAB en la etapa de apelación confirmó la decisión del registrador por cuatro motivos:
- Las palabras ETIQUETA ROJA eran comunes en el comercio.
- HUL no pudo probar el uso de la marca RED LABEL desde 1971, como afirmaba en su solicitud de registro.
- El elemento principal del producto de HUL era BROOKE BOND, sin embargo, en los últimos años, dicho elemento no parecía figurar en la mayoría de sus estrategias de publicidad y marketing, lo que efectivamente iba en contra de su argumento. No solo eso, a pesar de agregar renuncias de responsabilidad en el momento del registro, HUL continuó solicitando registros de las palabras RED LABEL.
- Lo que es más importante, RED LABEL no era distintivo y, por lo tanto, no podía ser exclusivo de HUL.
Por lo expuesto, el IPAB desestimó los cuatro recursos. Un análisis del caso demuestra la importancia de tomar en serio los descargos de responsabilidad de las marcas registradas y cómo, a pesar de ser una marca gigante, puede perder una parte de sus ganancias si no elige su marca sabiamente.
Ahora que conoce los aspectos básicos de la registrabilidad de las marcas compuestas y los descargos de responsabilidad, siga leyendo para averiguar cuándo necesita usar uno exactamente.
¿Cuándo necesito usar un descargo de responsabilidad de marca comercial?
Es obligatorio utilizar un descargo de responsabilidad cuando los elementos o partes de una marca comercial son:
- Descriptivo : palabras o diseños que simplemente describen la naturaleza/textura de los productos/servicios (usando SOFT/SILKY para lociones o productos para el cabello).
- Palabras elogiosas : que aleguen la superioridad de los bienes o servicios de manera exagerada (LOS MEJORES electrodomésticos de cocina de todos los tiempos, servicios de salón ÚNICOS).
- Genérico : palabras o diseños que son comunes en el comercio y, por lo tanto, genéricos (ASPIRINA para analgésicos, SMARTPHONES para dispositivos electrónicos, etc.).
- Palabras/diseños geográficos : donde los componentes de la marca describen la fuente/origen de sus productos (VENICE para cristalería de Venecia).
- Designaciones comerciales : palabras que describen la estructura de su negocio, como "Corporación", "Inc.", "Compañía", "Sociedad", Bros", etc.
- Informativo : estas palabras simplemente brindan información adicional sobre sus productos/servicios, como el peso neto, el volumen, los ingredientes, las direcciones, la información de contacto, etc.
- Símbolos bien conocidos : si las palabras o los diseños de la marca constan de alguno de estos símbolos: el símbolo de riesgo biológico para contenedores de desechos médicos, el símbolo de prescripción médica para productos médicos y el símbolo de dólar para servicios financieros, etc.
- Descriptivamente mal descriptivo : palabras o diseños usados deliberadamente de una manera que es falsa y deshonesta, a primera vista, pero que de ninguna manera afecta materialmente la elección del consumidor de hacer una compra (KUBA KUBA usado para cigarros es geográficamente descriptivo, por lo que es ORGÁNICO usado en el contexto de ropa y textiles hechos de algodón, y no tiene conexión con métodos orgánicos de producción).
Por lo tanto, si tiene una marca que necesita que se renuncie una parte de ella, contrate a un abogado de marcas registradas lo antes posible y vea cómo puede enmarcar mejor sus renuncias con respecto a la misma. Es mejor si lo hace mientras todavía hay tiempo, a menos que desee que sea una batalla prolongada durante los procedimientos de oposición de marcas.
Sin embargo, no todo está perdido: si una o más palabras/características de su marca han sido denegadas, aún puede registrarse para la marca que consta incluso de esas palabras/características denegadas, siempre que pueda demostrar que ha estado usando las mismas de manera extensa y continua. es decir, el uso de la marca como un todo.
Además, tiene la opción de registrar posteriormente los elementos denegados de forma independiente, si esos elementos/partes se vuelven distintivos con respecto a sus productos/servicios en el curso normal del comercio y adquieren un significado secundario por derecho propio.