Clauses de non-responsabilité des marques : comment savoir si vous devez utiliser sur
Publié: 2017-05-18La plupart des gens pensent que créer une marque, la rechercher dans le registre des marques et l'enregistrer en l'absence de marques en conflit, est l'aboutissement d'un parcours vers la possession exclusive d'une marque et son utilisation pour ses intérêts commerciaux.
Ils ignorent probablement que toutes les marques ne sont pas égales et ne bénéficient pas du même degré de protection juridique et de succès commercial une fois qu'elles sont utilisées. En réalité, la force des marques est la base sur laquelle les marques sont classées en cinq grandes catégories, à savoir – les marques fantaisistes, les marques arbitraires, les marques suggestives, les marques descriptives et les marques génériques . Nous savons que les marques fantaisistes et arbitraires sont plus distinctes que les autres et bénéficient d'un plus grand degré de protection du point de vue juridique.
En tant que propriétaire de ces marques distinctes, vous êtes naturellement protégé contre toute utilisation non autorisée de celles-ci. Cependant, que se passe-t-il si vous êtes plutôt propriétaire d'une marque composite, composée à la fois d'éléments distinctifs et non distinctifs ?
Eh bien, en vertu de la loi sur les marques de commerce de 1999, lors de l'enregistrement de la marque, la protection est accordée dans son ensemble, mais lorsqu'il s'agit de revendiquer un droit d'utilisation exclusive sur la partie particulière de la marque, vous devrez peut-être publier une clause de non-responsabilité que vous ne revendiquer aucun droit exclusif sur ledit ou lesdits éléments de la marque qui ont été déclarés non enregistrables par le Registre , soit en raison de leur caractère générique, de leur caractère commun à la profession ou de leur caractère généralement non distinctif (article 17, Loi sur les marques, 1999).
Cela ressemble généralement à ceci :
Aucune prétention n'est faite au droit exclusif d'utiliser "________" en dehors de la marque comme indiqué.
Supposons donc que vous ayez lancé une entreprise de vente de lunettes de soleil et que votre marque comprenne le mot « LUNETTES » ; votre publication d'une clause de non-responsabilité à cet égard signifie que vous ne vous opposez pas à ce qu'un tiers utilise le mot "LUNETTES" dans le cadre de sa marque.
Un exemple de marque nécessitant une clause de non-responsabilité était celle de CADBURY GEMS dans laquelle le mot "GEMS" devait être décliné puisqu'il ne s'agissait pas d'une marque distinctive méritant un enregistrement en soi.
Cela n'entrave en rien la force, l'apparence ou l'utilisation globale de votre marque, mais laisse simplement les composants non enregistrables de la marque être utilisés librement par d'autres sur le marché.
Alors, les clauses de non-responsabilité des marques sont-elles nécessaires ?
Oui. L'un des principaux objectifs d'un disclaimer de marque est d'empêcher qu'une fausse impression ne soit créée dans l'esprit du public quant à l'exclusivité du titulaire de la marque sur les éléments non distincts de la marque. Les clauses de non-responsabilité sont également utiles dans les litiges en matière de marques où les tribunaux peuvent peser les différents éléments de la marque pour déterminer lesquelles de ces marques méritent une plus grande protection.
L'honorable Cour suprême de l'Inde a également mis l'accent sur l'importance des clauses de non-responsabilité dans l'affaire Registrar of Trade Marks v. Ashok Chandra Rakhit Ltd [AIR 1955 SC 558] , comme on peut le comprendre à partir du paragraphe ci-dessous :
"Le véritable objectif de l'exigence d'un disclaimer est de définir les droits du titulaire en vertu de l'enregistrement de manière à minimiser, même si cela ne peut pas complètement éliminer, la possibilité que des réclamations extravagantes et non autorisées soient faites sur le score de l'enregistrement de la marque. La clause de non-responsabilité est uniquement aux fins de la Loi. Elle n'affecte pas les droits du propriétaire, sauf ceux qui résultent de l'enregistrement. »
Selon les tribunaux américains, les clauses de non-responsabilité des marques sont également utiles pour éliminer la confusion en ce qui concerne les produits reconditionnés ainsi que la publicité comparative. Par exemple, dans l'affaire Calvin Klein Cosmetics Corp. c. Lenox Laboratories, Inc., 815 F.2d 500 (8th Cir. 1987), le huitième circuit a tranché en faveur du défendeur, malgré le fait que Lenox avait utilisé Calvin Klein's pour faire la publicité de son propre parfum (en le promouvant comme "notre version d'OBSESSION").
Ce faisant, le défendeur avait publié une clause de non-responsabilité selon laquelle il n'était pas "autorisé ou approuvé par Calvin Klein". Le tribunal n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un cas de contrefaçon de marque car ladite référence à Calvin Klein était véridique et, par conséquent, la possibilité que les consommateurs soient confondus par les deux marques était hautement improbable.
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Ainsi, en plus de tous les avantages évoqués ci-dessus, on peut supposer que les renonciations à la marque sont un moyen efficace d'éviter une éventuelle contrefaçon de marque, tout en donnant une impulsion à la marque du propriétaire de la marque dans son ensemble.
Mécanisme juridique en vertu de la loi indienne sur les marques qui régit les éléments non enregistrables des marques
L'article 15 de la loi sur les marques de commerce de 1999 stipule qu'un titulaire recherchant des droits exclusifs sur un élément particulier de la marque peut enregistrer la marque dans son ensemble et une partie de celle-ci en tant que marques distinctes. L'alinéa 2) de cette disposition énonce les critères selon lesquels chacune de ces marques distinctes doit satisfaire à toutes les conditions nécessaires applicables à une marque indépendante.
Et lorsque le titulaire souhaite faire valoir son droit sur plusieurs marques pour des produits ou services identiques ou similaires qui, bien que se ressemblant en surface, sont différents les uns des autres en raison de diverses caractéristiques différentielles telles que le prix, la couleur, la qualité, numéro, etc. le même peut être enregistré comme une série dans un seul enregistrement.
L'article 17 indique trop clairement que le droit exclusif sur l'utilisation de la marque serait dans son ensemble. Pour revendiquer des droits exclusifs sur des parties/éléments de la marque, ceux-ci doivent être demandés séparément. Aucun droit exclusif n'est acquis sur une quelconque partie de ladite marque si l'élément particulier est commun au commerce ou présente un caractère non distinct (générique, descriptif, informatif, etc.)
Les tribunaux indiens et leur position sur les clauses de non-responsabilité des marques
À maintes reprises, les tribunaux indiens se sont prononcés sur la question de l'octroi de droits d'utilisation exclusifs sur des parties de la marque d'un titulaire.
Dans l'affaire Uttam Chemical Udyog contre Shri Rishi Lal Gupta en 1981, la Haute Cour de Delhi a jugé que les propriétaires avaient le droit exclusif d'utiliser la combinaison des mots "5-Bhai" en ce qui concerne les marchandises, mais n'avaient pas le monopole sur le chiffre 5 ou le mot « Bhai » à utiliser indépendamment ou en combinaison avec d'autres mots.
De même, dans l'affaire Registrar of Trade Marks v. Ashok Chandra Rakhit Ltd. de 1955 , le tribunal a déclaré catégoriquement que la protection de ces marques composites serait accordée dans son ensemble; la protection ne couvrait pas les aspects/éléments de la marque rejetés par le titulaire de la marque.
Très récemment, en 2012, l'IPAB a rejeté les quatre recours déposés par Hindustan Unilever Limited concernant l'enregistrement des marques RED LABEL pour le thé.
HUL avait demandé différentes variantes de la marque BROOKE BOND RED LABEL, qui consistait en l'élément principal «BROOKE BOND», «RED LABEL» utilisé comme sous-titre, une combinaison de couleurs rouge et jaune, RED LABEL en caractères romains et arabes , des mots descriptifs tels que "Thé indien pur" et le monogramme "RL".
Après examen, le registraire des marques a demandé des clauses de non-responsabilité pour la plupart des caractéristiques demandées, en vertu de l'article 17 de la loi de 1958 sur les marques et les marchandises. Une fois annoncée, la même chose s'est heurtée à l'opposition de Gimar Exports. Lors de la procédure d'opposition, l'officier de l'état civil a estimé que les mots et les combinaisons de couleurs étaient communs au commerce, et donc non distinctifs.
L'IPAB au stade de l'appel a confirmé la décision du registraire pour quatre motifs :
- Les mots RED LABEL étaient communs au commerce.
- HUL n'a pas pu prouver l'usage de la marque RED LABEL depuis 1971, comme le prétend sa demande d'enregistrement.
- L'élément principal du produit HUL était BROOKE BOND, cependant, ces dernières années, ledit élément ne semblait pas figurer dans la plupart de ses stratégies de publicité et de marketing, ce qui allait effectivement à l'encontre de leur argument. De plus, malgré l'ajout de clauses de non-responsabilité au moment de l'enregistrement, HUL avait continué à déposer des demandes d'enregistrement des mots RED LABEL.
- Plus important encore, RED LABEL n'était pas distinctif et ne pouvait donc pas être exclusif à HUL.
Pour ces motifs, l'IPAB a rejeté les quatre recours. Une analyse de l'affaire prouve l'importance de prendre au sérieux les clauses de non-responsabilité des marques et comment, bien qu'il s'agisse d'une marque géante, vous risquez de perdre une partie de vos bénéfices si vous ne choisissez pas judicieusement votre marque.
Maintenant que vous connaissez les bases de l'enregistrabilité des marques composites et des clauses de non-responsabilité, poursuivez votre lecture pour savoir exactement quand vous devez en utiliser une.
Quand dois-je utiliser une clause de non-responsabilité de marque ?
Vous devez obligatoirement utiliser une clause de non-responsabilité lorsque des éléments/parties d'une marque sont :
- Descriptif - Mots ou dessins qui décrivent simplement la nature/texture des biens/services (en utilisant SOFT/SILKY pour les lotions ou les produits capillaires).
- Mots élogieux - Qui allèguent la supériorité des biens ou des services de manière exagérée (MEILLEURS appareils de cuisine de tous les temps, services de salon UNIQUE).
- Générique - Mots ou dessins courants dans le commerce et donc génériques (ASPIRIN pour les analgésiques, SMARTPHONES pour les gadgets électroniques, etc.).
- Mots/dessins géographiques – où les composants de la marque décrivent la source/l'origine de vos produits (VENICE pour la verrerie de Venise).
- Désignations commerciales – Mots qui décrivent la structure de votre entreprise, tels que « Société », « Inc. », « Société », « Partenariat », Bros », etc.
- Informationnel - Ces mots fournissent simplement des informations supplémentaires sur vos produits/services, tels que le poids net, le volume, les ingrédients, les adresses, les coordonnées, etc.
- Symboles bien connus - Si les mots/dessins de la marque sont constitués de l'un de ces symboles - symbole de danger biologique pour les conteneurs de déchets médicaux, le symbole de prescription pour les produits médicaux et le symbole du dollar pour les services financiers, etc.
- Descriptively Misdescriptive - Des mots ou des dessins délibérément utilisés d'une manière qui est fausse et malhonnête, à première vue, mais n'affectent en aucune façon matériellement le choix du consommateur de faire un achat (KUBA KUBA utilisé pour les cigares est géographiquement erroné, et donc est BIO utilisé dans le cadre de vêtements et textiles fabriqués à partir de coton, et n'ayant aucun lien avec des méthodes de production biologiques).
Donc, si vous avez une marque qui nécessite une ou plusieurs parties de celle-ci, engagez un avocat en marques au plus tôt et voyez comment vous pouvez encadrer au mieux vos clauses de non-responsabilité à cet égard. Il est préférable de le faire pendant qu'il est encore temps, à moins que vous ne vouliez que ce soit une bataille de longue haleine lors d'une procédure d'opposition à une marque.
Cependant, tout n'est pas perdu - si un ou plusieurs mots/caractéristiques de votre marque ont été refusés, vous pouvez toujours vous inscrire pour la marque composée même de ces mots/caractéristiques refusés tant que vous pouvez prouver que vous avez largement et continuellement utilisé le même c'est-à-dire l'usage de la marque dans son ensemble.
En outre, vous avez la possibilité d'enregistrer ultérieurement les éléments faisant l'objet d'une renonciation de manière indépendante, si ces éléments/parties deviennent distinctifs par rapport à vos produits/services dans le cadre d'opérations commerciales normales et acquièrent une signification secondaire en soi.