Disclaimer sui marchi: come sapere se è necessario utilizzarli
Pubblicato: 2017-05-18La maggior parte delle persone pensa che inventare un marchio, cercarlo nel registro dei marchi e farlo registrare in assenza di marchi in conflitto, sia il culmine di un viaggio verso il possesso esclusivo di un marchio e il suo utilizzo per i propri interessi commerciali.
Probabilmente non sanno che non tutti i marchi sono uguali e non godono dello stesso grado di tutela legale e successo commerciale, una volta messi in uso. In realtà, la forza dei marchi è la base su cui i marchi sono classificati in cinque capi principali, e cioè – marchi fantasiosi, marchi arbitrari, marchi suggestivi, marchi descrittivi e marchi generici . Sappiamo che i marchi fantasiosi e arbitrari sono più distinti degli altri e godono di un maggiore grado di protezione dal punto di vista giuridico.
In qualità di titolare di tali distinti marchi, sei naturalmente protetto dall'uso non autorizzato degli stessi. Tuttavia, cosa succede se possiedi invece un marchio composito, costituito da elementi distintivi e non distintivi al suo interno?
Ebbene, ai sensi del Trade Marks Act, 1999, al momento della registrazione del marchio, la protezione è concessa nel suo insieme, ma quando si tratta di rivendicare il diritto di uso esclusivo sulla parte particolare del marchio, potrebbe essere necessario emettere un disclaimer non rivendicano alcun diritto esclusivo su detto elemento o elementi del marchio che sono stati dichiarati non registrabili dalla cancelleria , sia in quanto termine generico, comune al commercio o in generale di carattere non distintivo (articolo 17, Legge sui marchi, 1999).
Di solito assomiglia a questo:
Nessuna pretesa viene fatta per il diritto esclusivo di utilizzare “________” oltre al marchio come mostrato.
Diciamo quindi che hai avviato un'attività di vendita di occhiali da sole e il tuo marchio include la parola “OCCHIALI”; la tua pubblicazione di un disclaimer a questo proposito significa che non stai opponendo a terzi l'utilizzo della parola "OCCHIALI" come parte del loro marchio.
Un esempio di marchio che richiede disclaimer è stato quello di CADBURY GEMS in cui il vocabolo “GEMS” doveva essere disconosciuto in quanto non si trattava di un marchio distintivo meritevole di registrazione di per sé.
Ciò non ostacola in alcun modo la forza complessiva, l'aspetto o l'uso del tuo marchio, ma lascia semplicemente che le componenti non registrabili del marchio possano essere utilizzate liberamente da altri sul mercato.
Quindi, sono necessarie le dichiarazioni di non responsabilità sui marchi?
Sì. Uno degli scopi principali di un disclaimer di marchio è quello di evitare che si crei una falsa impressione nella mente del pubblico circa l'esclusività del titolare del marchio sugli elementi non distinti del marchio. Le dichiarazioni di non responsabilità sono utili anche nei contenziosi sui marchi in cui i tribunali possono valutare i vari elementi del marchio per determinare quale di quei marchi merita maggiore protezione.
Anche la Hon'ble Supreme Court of India ha posto l'accento sul significato dei disclaimer nel caso Registrar of Trade Marks v. Ashok Chandra Rakhit Ltd [AIR 1955 SC 558] , come si può capire dal paragrafo seguente:
“Il vero scopo della richiesta di un disclaimer è quello di definire i diritti del titolare nell'ambito della registrazione in modo da ridurre al minimo, anche se non può eliminare del tutto, la possibilità che vengano avanzate pretese stravaganti e non autorizzate sulla partitura della registrazione del marchio. Il disclaimer è solo ai fini della legge. Non pregiudica i diritti del titolare, salvo quelli derivanti dalla registrazione.
Secondo i tribunali statunitensi, le dichiarazioni di non responsabilità sui marchi sono utili anche per eliminare la confusione rispetto ai prodotti riconfezionati e alla pubblicità comparativa. Ad esempio, nel caso di Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Lenox Laboratories, Inc., 815 F.2d 500 (8th Cir. 1987), l'Ottavo Circuito ha deciso a favore dell'imputato, nonostante Lenox avesse utilizzato Calvin Il marchio Klein per pubblicizzare il proprio prodotto di fragranza (promuovendolo come "la nostra versione di OBESSION").
In tal modo, l'imputato aveva emesso un disclaimer che non era "autorizzato o approvato da Calvin Klein". Il tribunale non ha ritenuto che si trattasse di un caso di violazione del marchio perché il detto riferimento a Calvin Klein era veritiero e, quindi, la possibilità che i consumatori venissero confusi dai due marchi era altamente improbabile.
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Quindi, oltre a tutti i vantaggi discussi sopra, si può presumere che le dichiarazioni di non responsabilità sul marchio siano un modo efficace per evitare possibili violazioni del marchio, fornendo al contempo una spinta al marchio del proprietario del marchio nel suo insieme.
Meccanismo legale ai sensi della legge indiana sui marchi che regola gli elementi non registrabili dei marchi
La sezione 15 del Trade Marks Act, 1999 stabilisce che un titolare che cerca diritti esclusivi su un particolare elemento del marchio può registrare il marchio nel suo insieme, e parte di esso, come marchi distinti. La sottosezione (2) di questa disposizione stabilisce i criteri secondo cui ciascuno di tali marchi distinti deve soddisfare tutte le condizioni necessarie applicabili a un marchio indipendente.
E qualora il titolare intenda far valere la propria pretesa su più marchi in relazione a prodotti o servizi uguali o simili che, pur somigliandosi in superficie, sono diversi tra loro per diverse caratteristiche differenziali quali prezzo, colore, qualità, numero, ecc. lo stesso può essere iscritto in serie in un'unica registrazione.
Anche la sezione 17 afferma chiaramente che il diritto esclusivo sull'uso del marchio sarebbe nel suo insieme. Per rivendicare diritti esclusivi su parti/elementi del marchio, gli stessi devono essere richiesti, separatamente. Nessun diritto esclusivo spetta a nessuna parte di detto marchio se l'elemento particolare è comune al commercio, o è di carattere non distinto (generico, descrittivo, informativo, ecc.)
I tribunali indiani e la loro posizione sulle dichiarazioni di non responsabilità sui marchi
Più e più volte, i tribunali indiani hanno deciso sulla questione della concessione di diritti esclusivi d'uso su parti del marchio di un proprietario.
Nel caso del 1981 Uttam Chemical Udyog contro Shri Rishi Lal Gupta, l'Alta Corte di Delhi ha ritenuto che i proprietari avessero il diritto esclusivo di utilizzare la combinazione delle parole "5-Bhai" rispetto ai prodotti, ma non avevano il monopolio il numero 5 o la parola “Bhai” da utilizzare indipendentemente o in combinazione con altre parole.
Allo stesso modo, nel caso del 1955 Registrar of Trade Marks v. Ashok Chandra Rakhit Ltd. , il tribunale ha affermato categoricamente che la protezione a tali marchi compositi sarebbe stata concessa nel suo insieme; la protezione non copriva quegli aspetti/elementi del marchio negati dal titolare del marchio.
Molto recentemente, nel 2012, l'IPAB ha respinto tutti e quattro i ricorsi presentati da Hindustan Unilever Limited, in relazione alla registrazione dei marchi RED LABEL per il tè.
HUL aveva richiesto diverse varianti del marchio BROOKE BOND RED LABEL, che consisteva nell'elemento principale 'BROOKE BOND', 'RED LABEL' usato come sottolinea, una combinazione di colori rosso e giallo, RED LABEL in caratteri romani e arabi , parole descrittive come “Pure Indian tea” e il monogramma 'RL'.
Dopo l'esame, il registrar dei marchi ha richiesto dichiarazioni di non responsabilità per la maggior parte delle caratteristiche richieste, ai sensi della sezione 17 del Trademark and Merchandise Act, 1958. Dopo essere stato pubblicizzato, lo stesso ha incontrato l'opposizione di Gimar Exports. Al procedimento di opposizione, il cancelliere ha ritenuto che le parole e le combinazioni di colori fossero comuni al settore e, quindi, non distintive.
L'IPAB in fase di appello ha confermato la decisione del cancelliere per quattro motivi:
- Le parole RED LABEL erano comuni al mestiere.
- La HUL non ha potuto provare l'uso del marchio RED LABEL dal 1971, come affermato nella sua domanda di registrazione.
- L'elemento principale del prodotto HUL era BROOKE BOND, tuttavia, negli ultimi anni, tale elemento non sembrava essere presente nella maggior parte delle sue strategie pubblicitarie e di marketing, il che andava effettivamente contro la loro argomentazione. Non solo, nonostante l'aggiunta di disclaimer al momento della registrazione, HUL aveva continuato a presentare domanda di registrazione della dicitura RED LABEL.
- Ancora più importante, RED LABEL non era distintivo e, quindi, non poteva essere esclusivo di HUL.
Per tali motivi, l'IPAB ha respinto tutti e quattro i ricorsi. Un'analisi del caso dimostra l'importanza di prendere sul serio le dichiarazioni di non responsabilità sui marchi e come, nonostante sia un marchio gigante, potresti perdere una parte dei tuoi profitti se non scegli il tuo marchio con saggezza.
Ora che conosci le basi della registrabilità dei marchi compositi e delle esclusioni di responsabilità, continua a leggere per scoprire esattamente quando è necessario utilizzarne uno.
Quando è necessario utilizzare una dichiarazione di non responsabilità sui marchi?
È necessario utilizzare obbligatoriamente un disclaimer quando elementi/porzioni di un marchio sono:
- Descrittivo – Parole o disegni che descrivono semplicemente la natura/la consistenza di beni/servizi (usando SOFT/SILKY per lozioni o prodotti per capelli).
- Parole elogiative - Che affermano la superiorità dei prodotti o servizi in modo esagerato (I MIGLIORI elettrodomestici da cucina di tutti i tempi, servizi da salone UNICI).
- Generico : parole o design comuni nel commercio e quindi generici (ASPIRINA per farmaci antidolorifici, SMARTPHONE per gadget elettronici, ecc.).
- Parole/disegni geografici – dove i componenti del marchio descrivono la fonte/origine dei tuoi prodotti (VENEZIA per la vetreria di Venezia).
- Denominazioni commerciali : parole che descrivono la struttura della tua attività, come "Società", "Inc.", "Società", "Partnership", Bros" ecc.
- Informativo : queste parole forniscono semplicemente informazioni aggiuntive sui tuoi beni/servizi, come peso netto, volume, ingredienti, indirizzi, informazioni di contatto, ecc.
- Simboli noti – Se le parole/disegni nel marchio sono costituiti da uno di questi simboli: simbolo di rischio biologico per i contenitori di rifiuti sanitari, simbolo di prescrizione per prodotti medici e simbolo del dollaro per servizi finanziari, ecc.
- Descrittivamente erroneamente descrittivo – Parole o disegni usati deliberatamente in modo falso e disonesto, a prima vista, ma non influiscono in alcun modo materialmente sulla scelta del consumatore di effettuare un acquisto (KUBA KUBA usato per i sigari è geograficamente errata, e quindi è BIOLOGICO utilizzato nel contesto dell'abbigliamento e dei tessuti in cotone e non ha alcun collegamento con i metodi di produzione biologici).
Quindi, se hai un marchio che necessita di una o più parti di esso per essere escluso, assumi al più presto un avvocato di marchi e vedi come puoi inquadrare al meglio le tue dichiarazioni di non responsabilità in merito allo stesso. È meglio se lo fai mentre sei ancora in tempo, a meno che tu non voglia che sia una lunga battaglia durante i procedimenti di opposizione al marchio.
Non tutto è perduto però: se una o più parole/caratteristiche del tuo marchio sono state disconosciute, puoi comunque registrarti per il marchio costituito anche da quelle parole/caratteristiche disconosciute purché tu possa dimostrare di aver utilizzato in modo estensivo e continuativo lo stesso vale a dire l'uso del marchio nel suo insieme.
Inoltre, hai la possibilità di registrare successivamente gli elementi esclusi dalla responsabilità in modo indipendente, se tali elementi/parti diventano distintivi rispetto ai tuoi beni/servizi nel normale corso del commercio e acquisiscono un significato secondario a pieno titolo.